关于同一申请人同时或先后申请发明与实用新型专利的问题分析

中国专利法对于同一申请人同时或先后申请发明与实用新型专利，没有明文规定予以禁止。因此，实践中，国内的申请人常常会采取双重申请的策略，其中多数情况下，是先申请实用新型专利，然后在实用新型专利被核准前，再申请发明专利，还有的申请人同时申请该两种专利。本文下面就这样的申请策略谈谈应注意的相关问题。

如上所述，虽然中国的《专利法》与《专利法实施细则》没有明确规定禁止申请人就同样的申请文件同时或先后申请发明与实用新型专利，但业内普遍认为，官方对此持理解和支持的态度。其中的背景原因主要是：中国自1985年开始实施专利制度后，相当长的一段时间内，由于审查资源的不足，使得发明专利申请的审查周期过长，甚至有10年左右还没有审结的案子。这样的严重积压，使得广大申请人怨声载道；因此，申请人就自然想到了利用实用新型专利申请授权周期短的特点先申请实用新型专利，但又想获得更长的专利保护期，故随后在申请发明专利，这种现象，在中国的专利界，被称为“一案两请”。

此外，我国专利法实施细则第12.1条（2000年修法改为第13.1条）关于“同样的发明创造只能被授予一项专利”的规定，在1992年第一次修改专利法和实施细则之前，并没有此项规定。之所以增加这一规定，原因在于按照专利法第九条规定的先申请原则，可以禁止不同的申请人就同样的发明创造分别获得多项专利权，但并不能够排除同一申请人就同一发明创造获得多项专利权的可能，为了弥补专利法规定的不足，第一次修改专利法及其实施细则时增加了“同样的发明创造只能被授予一项专利”的规定。事实上，实施细则的这一规定，不仅涵盖了同一申请人的情况，也涵盖了不同申请人的情况；不仅涵盖了先后提出两项以上专利申请的情况，也涵盖了同日提出两项以上专利申请的情况，但是在专利审查的实践中，该项规定更多地适用于同一申请人就同样的发明创造提出多项专利申请的情况。

为了执行实施细则的这一规定，原中国专利局 1995年9月28日发布了第6号审查指南公报，对专利申请的各种情况如何适用该项规范作了具体规定。其中规定，“在对一份申请进行审查的过程中，如果发现同一申请人就同样的发明创造提出的另一份申请已被授予专利权，在尚未授权的申请符合授予专利权的其他条件时，应通知申请人选择。此时，申请人可以放弃已经获得的专利权，也可以撤回其尚未被授权的申请……申请人选择放弃其已经授予的专利权的，应当提交一份放弃其专利权的书面声明……前一专利权自后一专利权的权利生效日起予以放弃”。 审查指南公报的上述关于申请人具有选择权的规定，随后被写进了2001年版以及2006年版的审查指南。具体见2006年版的审查指南的第二部分第三章和第四部分的第七章。

这说明官方实际上自1995年起就已经认可上述申请策略。但申请人的这种策略，是否满足禁止重复授权原则，学术界一直存有争议。因此，出现了两种学说；其一是“同时状态说”，意在如前后两个专利权没有一个“共同存在”的重合状态，就不属于重复专利，就不违反禁止重复授权原则（见2006年版的审查指南第158页）。其二是“授权行为说”，即出现了对前后两个专利申请的两次授权行为，就算重复授权。持这种观点的是北京市高级人民法院。（详见专利复审委员会于2001年3月26日作出的第3209号无效宣告请求审查决定，以及北京市第一中级人民法院于2001年9月17日作出的（2001）一中知初字第195号行政判决书和北京市高级人民法院于2002年4月22日作出的（2002）高民终字第33号行政判决书。）北京市高级人民法院就专利权人舒学章的前后申请的发明和实用新型专利是否属于重复授权表示了采用“授权行为说”。由此，该舒学章案已经成为中国专利制度上具有里程碑意义的判决。

虽然早在2002年，北京市高级人民法院对此问题作出了终审判决，但中国国家知识产权局（SIPO）对“授权行为说”一直耿耿于怀，并不断地向最高法院提出再审，而且在最高法院再审判决之前的2006年，仍坚持把“同时状态说”保留在2006年版的审查指南中。

面对这样的僵持状态，最高法院于2008年7月作出了再审判决（见最高法院（2007）行提字第4号行政判决书），明确表示支持“同时状态说”，因此，撤销了北京市高级人民法院作出的（2002）高民终字第33号行政判决书。

似乎由此看来，关于同一申请人同时或先后申请发明与实用新型专利的争论应该平息下来了。但在2008年８月SIPO上报给国务院法制办公室的第三次专利法修改草案中，在将专利法实施细则第13.1条纳入专利法第９条的同时，还增加了但书，即：“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”的规定。这表明，如果专利法修改草案中的这一条将来获得通过，就同一申请文件来说，只能允许申请人同时申请发明与实用新型专利，而不允许申请人先后申请发明与实用新型专利。这一点值得密切关注。

还需要进一步分析的是：根据新专利法第9条的规定，可以理解为其明确地排除了同一申请人先后提出两种类型申请的任何可能。比如：先申请发明而后申请实用新型。表面上看，由于发明申请日早于实用新型申请日，可保证发明的新颖性不受在后申请的实用新型的影响，而且也享受了实用新型专利授权速度快可以提前进入专利保护阶段的好处。但笔者认为，这样做的法律后果还是需要认真思考的。其风险在于，发明专利申请在审查过程中，审查员完全可以驳回该发明专利申请，理由是：根据专利法第９条的规定，一项发明创造只能被授予一项专利权，尽管实用新型专利申请在后，但其已经被授予专利权，专利局已经有了一次授权行为，因此，对同样的发明创造再次授权是违法的。同时，由于发明申请在先，构成了在后的实用新型专利申请的“抵触申请”，因此，在后的实用新型专利也应被无效。这样一来，申请人就“竹篮打水一场空”。即使是实质审查中，审查员没有驳回而准予授权，公众也可以运用上述原理将两个专利全部无效掉。

综上，我们可以得出：新专利法在对待禁止重复授权的问题上，原则上采用的是“行为说”，即只能有一次授权行为；在例外的情况下，才给“状态说”一点点空间，而且是利用种种程序设计，如分别声明另一申请的存在，实用新型必须先授权，实用新型必须还“存活”等等，来尽量压缩“状态说”的适用空间。因此，我们可以说，新专利法从本质上是奉行“行为说”的，当然，我们也可以理解为：最高法院的上述判决的观点完全没有被立法者所认同。